外觀設計專利(Industrial Design)是指:對產(chǎn)品的形狀、圖案或其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所做出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。外觀設計是指工業(yè)品的外觀設計,也就是工業(yè)品的式樣。
《專利法》第二十三條第三款規(guī)定:
授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經(jīng)取得的合法權利相沖突。
在《專利審查指南2010》第四部分第五章7中對上述規(guī)定給出以下說明:
他人,是指專利權人以外的民事主體,包括自然人、法人或者其他組織。
相沖突,是指未經(jīng)權利人許可,外觀設計專利使用了在先合法權利的客體,從而導致專利權的實施將會損害在先權利人的相關合法權利或者權益。
根據(jù)以上規(guī)定和說明,需要注意以下兩個問題:
問題一:判斷是否存在權利沖突,是判斷受專利權保護的產(chǎn)品外觀設計與在先合法權利的保護客體相同或相似,還是判斷實施外觀設計專利的形式,即制造、許諾銷售、銷售、進口該外觀設計專利產(chǎn)品的行為會損害在先專利權人的合法權益?
根據(jù)《專利審查指南2010》中給出的說明,判斷是否存在權利沖突應該指的是后一種情況下的權利沖突,即判斷外觀設計專利實施過程中是否構(gòu)成對其他在先權利的侵犯行為,而關于“使用了在先合法權利的客體”這一因素的判斷則是直接包含在是否侵犯在先權利的判斷過程中,無須再單獨對其設定判斷標準。
問題二:在確定判斷是否存在權利沖突指的是判斷外觀設計專利實施過程中是否構(gòu)成侵犯其他在先權利行為的情況下,那么“不得相沖突”指的是,只需要認定存在潛在的侵犯在先合法權利的可能性,即雖未實施但如果實施外觀設計專利權必然侵犯在先權利,就認定“相沖突”,還是需要作出實際實施行為侵犯了在先合法權利才認定“相沖突”?
根據(jù)《專利審查指南2010》中給出的“實施將會損害在先權利人的相關合法權利或者權益”這一說明應該將上述問題解釋為前一種情況更為合理,即并不需要實施具體行為時才認定外觀設計專利權與在先合法權利構(gòu)成相沖突。
專利法保護的外觀設計專利,在構(gòu)成元素上與商標權和著作權的殼體有相似之處,例如色彩、圖案、外形作品,所以這里的“他人在申請日以前已經(jīng)取得的合法權利”主要指他人在申請日前獲取的商標權和著作權,而且在實務中,因權利沖突而提起的外觀設計專利訴訟案中,相當部分是涉及他人的在先商標權和著作權。
針對外觀設計專利權侵犯在先權利的情況可以分為兩種:第一種,外觀設計申請人有意抄襲他人的在先權利;第二種,外觀設計申請人獨立作出的設計與他人的在先權利不謀而合,而這兩種情況針對在先商標權和在先著作權的處理方式并不相同。
在先權利為商標權時,如果外觀設計申請人有意抄襲他人的在先商標,無疑屬于“與他人在先合法權利構(gòu)成沖突”的情況,反之如果外觀設計申請人獨立作出的設計與他人的在先商標不謀而合時,同樣應該認定為構(gòu)成“相沖突”,因為外觀設計專利的申請人有義務在申請前對商標局已經(jīng)公告的注冊商標進行檢索判斷,以防止誤導消費者產(chǎn)生混淆。因此,針對在先商標權,只要外觀設計與在先商標存在相似或相同的情況,就應該認定該外觀設計專利與在先商標權構(gòu)成“相沖突”。
在先權利為著作權時,情況就有所不同了,并非只要外觀設計與在先著作權的產(chǎn)品存在相似或相同,就認定構(gòu)成“相沖突”。因為,如果該外觀設計是申請人獨立創(chuàng)作完成,并非是抄襲他人作品,那么該外觀設計本身就已經(jīng)構(gòu)成了受著作權保護的作品,而《著作權法》并不認為該作品與他人在先作品由于相同而存在“相沖突”,由此申請獲得的外觀設計專利權也就不與在先著作權構(gòu)成“相沖突”。
但是需要注意,并非所有與在先著作權不構(gòu)成“相沖突”的外觀設計都可以獲得外觀設計專利權,因為要求“授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經(jīng)取得的合法權利相沖突”只是外觀設計獲得外觀設計專利權的必要條件而已,除此之外還要滿足其他授權條件,例如新穎性和創(chuàng)造性。